您的當(dāng)前位置：首頁 > 預(yù)警信息中心律師說法內(nèi)容

美國典第101條——American Axle案與《專利資格恢復(fù)法案》

cnnbsa發(fā)表于 2023-03-03 10:14:24 閱讀次數(shù)：0 次

2022年6月30日，美國聯(lián)邦最高法院拒絕了American Axle訴Neapco一案中對聯(lián)邦巡回上訴法院關(guān)于專利資格的裁決的上訴申請。在最高法院于2012年和2014年對Alice／Mayo案的判決之后，美國專利界一直期待該案能夠為根據(jù)《美國法典》第35編（專利法）第101條的判例法帶來亟需的清晰度，但不幸的是，最高法院的決定表明其拒絕提供這種清晰度。參議員湯姆．提利斯（Thom Tillis）提出的一項新法案也旨在提供新的指導(dǎo)，但因其包含可能會導(dǎo)致更多專利資格訴訟的模糊的用語而受到批評。

《美國法典》第101條

《美國法典》第101條規(guī)定：“任何人發(fā)明或者發(fā)現(xiàn)新穎且實用的過程、器械、產(chǎn)品或者物質(zhì)構(gòu)成，或者對前述任何一項的新穎且實用的改進(jìn)，可按本法規(guī)定的條件和要求獲得專利。”多年來，最高法院已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了一些在法規(guī)中沒有依據(jù)的客體資格的例外情況。例如，自然法則、自然現(xiàn)象和抽象概念都沒有資格申請專利。然而，幾乎所有的發(fā)明都依賴于自然現(xiàn)象。而且?guī)缀趺恳豁棸l(fā)明都可以用抽象的術(shù)語來描述。那么，界限在哪里？

最高法院在兩個案件——Mayo訴Prometheus案和Alice Corp.訴CLS Bank Int’l案——中試圖澄清這一區(qū)別。由此產(chǎn)生的測試通常被稱為Alice／Mayo測試，其包括兩個步驟。首先，法院要考慮有爭議的權(quán)利要求是否指向一個不可獲得專利的概念，即抽象概念或自然法則。這是通過將所要求保護(hù)的概念與之前被認(rèn)定為不可獲得專利的其他發(fā)明進(jìn)行比較來實現(xiàn)的。如果這些概念足夠相似，法院就需要決定每項權(quán)利要求或所有權(quán)利要求合在一起是否提供了“更多東西（something more）”，以使權(quán)利要求的性質(zhì)符合專利申請資格。

這個測試是非常模糊的，即，是什么構(gòu)成了“足夠相似”或“更多東西”？在Alice裁決之后，下級法院以幾乎相同的理由對一系列類似案件作出了裁決，認(rèn)定權(quán)利要求是無效的，因為它們針對的是抽象的或自然的概念，沒有提供任何“更多”的東西。在發(fā)現(xiàn)“以一致的方式適用Alice／Mayo測試被證實存在困難”之后，美國專利商標(biāo)局（USPTO）發(fā)布了新的指南，旨在為專利侵權(quán)者和所有者提供更清晰和確定的信息。特別是，USPTO將Alice／Mayo測試的第一步分成兩個步驟：（1）“提供被認(rèn)為是抽象概念的客體分類”；以及（2）“闡明如果司法例外被納入到該例外的實際應(yīng)用中，權(quán)利要求不‘直接指向（directed to）’該司法例外”。

然而，僅僅幾個月后，聯(lián)邦巡回上訴法院在American Axle案中確認(rèn)了當(dāng)時對Alice／Mayo測試的應(yīng)用，從而否定了USPTO的指導(dǎo)意見。此后，巡回上訴法院還確認(rèn)，USPTO的指導(dǎo)意見“不具有法律效力，對（其）專利資格分析沒有約束力”。

American Axle案

該案件始于2015年，汽車零部件制造商American Axle起訴其競爭對手Neapco侵犯了自己的專利權(quán)。有關(guān)的專利權(quán)利要求涉及減少車輛螺旋槳軸組件振動的方法。聯(lián)邦地區(qū)法院認(rèn)為，根據(jù)第101條，該專利不符合條件，因為所主張的權(quán)利要求只是建議應(yīng)用胡克定律（Hooke’slaw）——一個描述物體質(zhì)量、硬度和物體振動頻率之間關(guān)系的著名方程式，除此沒有增加任何在“科學(xué)界已經(jīng)公認(rèn)的、常規(guī)的、傳統(tǒng)的概念”之外的東西。

2020年7月，聯(lián)邦巡回上訴法院確認(rèn)了地區(qū)法院的裁決，認(rèn)為American Axle所主張的權(quán)利要求“只是要求應(yīng)用胡克定律來調(diào)整傳動軸襯墊以抑制某些振動”。盡管法官摩爾（Moore）強(qiáng)烈反對，認(rèn)為有爭議的權(quán)利要求為一個問題（傳動軸的振動）提供了一個“具體的解決方案（在傳動軸內(nèi)插入一個襯墊）”，但多數(shù)一方拒絕承認(rèn)這些在第101條下可獲得專利，否則“可能會給地區(qū)法院帶來混亂，并深刻地擴(kuò)展第101條”。

在拒絕全體（en banc）重審后，出現(xiàn)了四種不同的反對意見。作為主要反對者之一，法官紐曼（Newman）指出：“法院對專利資格的裁決已經(jīng)變得如此多樣化和不可預(yù)測，以至于對激勵所有技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新產(chǎn)生了嚴(yán)重影響。”在向最高法院的上訴中，美國的副總檢察長（Solicitor General）和各種著名的“非當(dāng)事人”——包括知識產(chǎn)權(quán)律師協(xié)會、一名國會議員，甚至聯(lián)邦巡回上訴法院的前首席法官和USPTO的前任局長——都認(rèn)為，最高法院應(yīng)該受理此案以澄清這一領(lǐng)域的法律問題。盡管如此，最高法院還是拒絕調(diào)卷，導(dǎo)致專利界的一些人感到失望。

《專利資格恢復(fù)法案》

美國國會內(nèi)部也一直在努力為專利資格測試制定更精確的規(guī)則。2022年8月2日，參議員提利斯提出了《專利資格恢復(fù)法案（Patent Eligibility Restoration Act）》，特別提到最高法院拒絕對American Axle案進(jìn)行評判是其提出該法案的動機(jī)之一。該法案的文本保留了第101條的大部分原始措辭，但試圖具體定義不符合專利資格的概念，如數(shù)學(xué)公式、僅在人類頭腦中執(zhí)行的程序、未經(jīng)修改的自然材料和獨立于人類活動的自然過程。該法案還澄清，“非技術(shù)性的經(jīng)濟(jì)、金融、商業(yè)、社會、文化或藝術(shù)方法”不符合專利資格。

總的來說，該法案旨在擴(kuò)大法院認(rèn)定的專利資格的范圍。首先，該法案規(guī)定，抽象概念或自然法則只有在“如實（as such）”申請時才不符合條件。這一措辭顯然是為了解決法院發(fā)現(xiàn)專利因“直接指向”抽象概念而不符合條件的趨勢。根據(jù)提利斯提議的法案，這種專利只有在具體要求一個抽象概念的情況下才是不合格的——這是一種范圍較窄的表述，但有些人認(rèn)為這種表述仍是模糊的。第二，該法案規(guī)定，在確定專利資格時，應(yīng)將所要求的發(fā)明作為一個整體來考慮，而不是基于逐項的權(quán)利要求。這意味著權(quán)利要求中包含不符合條件的客體的申請仍然可以被認(rèn)定為符合條件，而根據(jù)Alice／Mayo測試，含有這種權(quán)利要求往往被認(rèn)定為不符合條件。第三，該法案規(guī)定，一項權(quán)利要求是否新穎或非顯而易見，在資格分析中不應(yīng)有任何位置，因為這些考量因素受法律的其他部分管轄。

總結(jié)

一些人認(rèn)為，第101條規(guī)定的專利資格仍然不明確，這使得發(fā)明人、企業(yè)、專利審查員和審判法官難以可靠地確定哪些客體是符合專利資格的。許多人認(rèn)為最高法院拒絕American Axle案是錯過了一個機(jī)會，在其決定受理下一個專利資格案件之前，這些問題可能仍然沒有答案?！秾＠Y格恢復(fù)法案》是否為第101條判例法提供了任何澄清，也還有待觀察。提出一項法案是漫長的修訂過程中的第一步，可能需要數(shù)年時間，而且可能仍然無法通過。即使它通過了，該法案是否提供了所要求的清晰性也是另一個問題。

（編譯自www.quinnemanuel.com）

其它新聞